Государственная Дума приняла в первом чтении поправку к статье 4 Закона о Товарных знаках. Скоро ожидается второе чтение. Поправка, став законом, наверняка навредит существующим интернет-проектам и помешает нормальному развитию Рунета. Звучит она следующим образом:
Пункт 4. статьи 4. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Нарушением прав владельца товарного знака также признается несанкционированное использование товарного знака во всемирной компьютерной сети Интернет, в том числе в наименовании домена, если вследствии этого лицо, нарушившее право, получило или могло получить доходы, приобрело или могло приобрести какие-либо преимущества в деловом обороте."
Кроме того, что поправка написана плохим языком, есть значительные возражения по ее существу, в частности то, что поправка не учитывает мировой опыт регулирования этой сферы отношений.
Первое, начнем с языка поправки: "лицо, нарушившее право" в тексте возникает уже до того, как появляются признаки, квалифицирующие поведение лица. Иными словами, уже сказано, что есть некое "лицо, нарушившее право", хотя еще предстоит определить, получило ли оно доходы или преимущества от этого. Создается впечатление, что лицо, использовавшее в доменном имени некий товарный знак, уже признается виновным.
Второе, тоже языковое замечание "...Если вследствие этого [т.е. вследствие использования товарного знака в Интернете вообще и в "наименовании домена", в частности] лицо, нарушившее право, получило или могло получить доходы, приобрело или могло приобрести какие-либо преимущества в деловом обороте". Как понимать "использование в наименовании домена?" Скорее всего, достаточно будет простого совпадения имени домена с неким словесным товарным знаком. В худшем же случае, использованием может быть признано уже то, что часть доменного имени совпадает с товарным знаком. Признак "получило или могло получить доходы" можно применить практически к любому лицу, которое обладает доменом в Интернете, так что эта фраза бессмысленна.
Третье, значительно более существенное замечание: предлагаемая поправка открывает широкие возможности для злоупотреблений со стороны владельцев товарных знаков. Приведу простой пример. Допустим, вы давно используете определенное доменное имя, затратили значительные средства на рекламу и продвижение проекта. В определенный момент вы можете столкнуться с ситуацией, когда некое лицо, зарегистрировав товарный знак, соответствующий вашему доменному имени, предъявит иск о нарушении его прав и потребует передать домен ему. Если строго следовать языку поправки, такое требование будет удовлетворено.
Эта проблема не нова, и в материалах Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) получила название "обратный захват домена". Для того чтобы такой обратный захват не происходил, существует два механизма: первое, более подробное описание того, что же можно признавать нарушением прав владельца товарного знака, влекущее передачу домена, и второе, осознание проблемы и специальное упоминание о проблеме "обратного захвата".
Немного о мировом регулировании проблемы соотношения доменных имен и товарных знаков. Постепенно получает всеобщее признание правило, что не всегда использование в названии домена буквенного обозначения, совпадающего с неким товарным знаком, можно признать нарушением прав владельца товарного знака. Иногда лицо, зарегистрировавшее домен с определенным именем имеет на него права не меньшие, чем владелец товарного знака (например, владелец личного имени, совпадающего с товарным знаком). Иногда даже не имея основанных на законе прав, лицо, зарегистрировавшее домен, по сложившейся мировой практике скорее всего сохранит домен, если оно зарегистрировало и использовало домен добросовестно (например, владелец домена, посвятивший сайт своей любимой собаке, имя которой случайно совпало с неким товарным знаком).
К примеру, Единые Правила Рассмотрения Споров о Доменных Именах, действующие во многих доменных зонах, в частности в зонах .com, .org, .net. предусматривают, что спор о домене будет рассмотрен только при наличии всех трех перечисленных ниже обстоятельств:
- доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком или знаком обслуживания на которое заявитель имеет права;
- у ответчика нет прав или законных интересов в отношении доменного имени; и
- доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. В административном процессе заявитель должен доказать наличие каждого из названных трех элементов.
Доказательствами недобросовестности регистрации могут служить, помимо прочего:
(1) обстоятельства, указывающие на то, что ответчик зарегистрировал или приобрел доменное имя главным образом с целью продажи, сдачи в аренду или передачи иным образом заявителю, который является владельцем товарного знака или знака обслуживания, за деньги или иные ценности, превышающие подтвержденные расходы ответчика, прямо относящиеся к доменному имени;
(2) ответчик зарегистрировал доменное имя, чтобы помешать владельцу товарного знака или знака обслуживания отразить знак в соответствующем доменном имени, при условии, что ответчик следовал такой модели поведения;
(3) ответчик зарегистрировал доменное имя, главным образом, в целях помешать деятельности конкурента;
(4) используя доменное имя, ответчик намеренно пытался привлечь, с коммерческой целью, пользователей Интернет к своему интернет-ресурсу, создавая возможность того, что принадлежащий заявителю знак будет воспринят как имеющий отношение к источнику сушествования, финансирования, организационной принадлежности или одобрению ресурса ответчика или продукции или услуги, предоставляемой через ресурс ответчика.
Далее, Единые Правила предусматривают возможность для ответчика доказать, что он имеет права на домен. Доказывать это он может следующим:
(1) использование доменного имени или демонстрация подготовки к использованию доменного имени, до того как ответчиком были получены уведомления о споре, для добросовестного предложения услуг или товаров; или
(2) ответчик (как частное лицо, юридическое лицо или организация) был широко известен по доменному имени, даже если он не приобрел прав на товарный знак или знак обслуживания; или
(3) ответчик законно использует имя в некоммерческих целях или добросовестно использует его, без намерения извлечь коммерческую выгоду из ошибочного увода потребителей или посягательства на товарный знака или знак обслуживания.
Суммируя вышесказанное, в мировой практике владельцы товарных знаков далеко не всегда могут претендовать на соответствующие домены.
Четвертый аргумент против предлагаемой поправки, основанный на анализе практики разрешения российскими судами споров о доменах, состоит в том, что в большинстве состоявшихся споров решения выносились в пользу владельцев товарных знаков. Аргументов, основанных на действующем законодательстве, было вполне достаточно.
И наконец последний, пятый аргумент. Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность лица за незаконное использование чужого товарного знака. Хотя вероятность уголовного преследования не очень велика (необходимо наличие умысла и неоднократности действий), все же не хотелось бы думать, что за регистрацию и использование доменного имени в скором будущем будут судить.
Александр Страх, юрист
"Страх и Партнеры"
http://www.strakh.ru
